Öncelik olarak bir markanın Sınai Mülkiyet kanunu kapsamında korunabilmesi için Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde tescil edilmesi gerekmektedir. Fakat önemle ifade etmek ve belirtmek gerekir ki; tescil markanın kullanılması için bir şart değildir.
Bir kişi marka olarak kullanmak üzere istemiş olduğu bir işareti seçip kullanmaya başlayabilmektedir. Bu hususta kişi markayı kullanmak sureti ile sunduğu mal ve hizmetler bakımından ayırt edici, meşhur ve maruf hale getirirse tescilsiz markanın korunması da söz konusu olabilmektedir.
Bir kişinin önceye dayalı kullanım haklarına ve gerçek hak sahipliğine ilişkin olarak “ticari hayatta kullanılması şartıyla” tescil edilen bir markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkini talebinde bulunduğu mevzubahistir. Keza Yargıtay’ın ilgili kararında;
YARGITAY 11. HD., 29.11.1999 tarihli kararı ile; “MarkKHK 8/3 madde uyarınca tescilsiz dahi olsa, bir işaret veya markanın “ticari hayatta kullanılması” şartıyla daha sonra aynı markanın tescil edilmesine itiraz ve dolayısıyla aynı KHK’nın 42/b madde hükmü gereğince hükümsüzlük iddiasında bulunabilme imkanı tanındığını” ortaya koymuştur. Bu karar gereğince bir markanın tescilsiz daha olsa tescil edilmesinde itiraz ya da hükümsüzlük gibi iddialarda bulunma hakkı söz konusudur.
YARGITAY 11. HD, 2002/2411-2002/5314 Sayılı 28.05.2002 tarihli kararında, “tescilsiz işaret sahibinin MarkKHK 8/3 madde olanağından yararlanabilmesi için “marufiyet sağlama” şartının dahi aranmayacağını, anılan maddenin tescilsiz marka kullananı her şartta korumak üzere düzenlendiğini belirtmiştir”ilgili bu karar gereğince tescilsiz olan markanın korunması kapsamında bilinmesi, tanınması ya da meşhur olması gibi şartların olması zorunlu değildir.
SMK M. 6/3’E GÖRE; BAŞVURU TARİHİNDEN VEYA VARSA RÜÇHAN TARİHİNDEN ÖNCE TESCİLSİZ BİR MARKA VEYA TİCARET SIRASINDA KULLANILAN BİR BAŞKA İŞARET İÇİN HAK ELDE EDİLMİŞSE, BU İŞARET SAHİBİNİN İTİRAZI ÜZERİNE, MARKA BAŞVURUSU REDDEDİLİR.
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2018/2275 K. 2019/3674 T. 13.5.2019
“Dava; markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. Olaya uygulanacak mülga 556 Sayılı KHK’nın 8/3 maddesinde düzenlenen “gerçek hak sahipliği” ilkesi uyarınca, marka tescilinden önce tescil kapsamındaki mal ve hizmetler yönünden markaya konu işaretin veya ibarenin yerelden daha geniş coğrafyada ve ciddi surette markasal kullanımı ve bu kullanımla markaya konu işarete belirli ölçüde ayırt edici nitelik kazandıranlar, markaya konu işaretin veya karıştırılmaya yol açacak ölçüde benzerinin başkalarınca marka başvurusuna konu edilmesi halinde marka tescil başvurusuna itiraz etme ya da markanın tescili halinde hükümsüzlüğünü talep etme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu önceye dayalı kullanımların, marka başvurusuna karşı çıkılan tarafın kullanımlarından da önce olmalıdır. Bununla birlikte, KHK’nın 8/3. maddesi, markanın münferit kullanımları ile marka tescil kapsamı dışında kalan mal ve hizmetler yönünden kullanımlar önceye dayalı hak sahipliği vermeyecektir.”
Markanın önceden kullanıma dayanılabilmesi için, yerelliği aşan yoğın ve yaygın bir kullanımla markaya ayırt edicilik kazandırıldığı ispatlanmalıdır. Kanunun bu şekilde bir düzenleme getirmesinin amacı önemsiz kullanımlara dayanarak marka başvurularına karşı çıkılmasını veya tescil edilmişse markaların hükümsüzlük kılınmasını önlemektir. (Par. 36).
SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN 6. MADDESİNDE
Marka tescilinde nispi ret nedenleri düzenlenmiştir.
“MADDE 6- (1): Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(3) BAŞVURU TARİHİNDEN VEYA VARSA RÜÇHAN TARİHİNDEN ÖNCE TESCİLSİZ BİR MARKA VEYA TİCARET SIRASINDA KULLANILAN BİR BAŞKA İŞARET İÇİN HAK ELDE EDİLMİŞSE, BU İŞARET SAHİBİNİN İTİRAZI ÜZERİNE, MARKA BAŞVURUSU REDDEDİLİR.
(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.”
YARGITAY, MARKASAL KULLANIMDAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN EN AZINDAN FATURA, ANTETLİ KAĞIT, KARTVİZİT GİBİ ALANLARDA DA TİCARİ FAALİYETLER KAPSAMINDA AYIRT EDİCİ UNSUR OLARAK BU İŞARETİN VEYA İSMİN KULLANILMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETMEKTEDİR.
SINAİ MÜLKİYET KANUNU MADDE 6/3 HÜKMÜ GEREĞİNCE TESCİLSİZ BİR MARKA VEYA TİCARET SIRASINDA KULLANILAN BİR İŞARET İÇİN “BİR HAK ELDE EDEN” TARAF; ÜZERİNDE HAK SAHİBİ OLDUĞU BU İŞARETİN BİR BAŞKASI TARAFINDAN MARKA OLARAK TESCİL EDİLMESİNE ENGEL OLABİLİR.
Diğer bir husus ise, kötü niyet hem marka için tescil engeli hem de hükümsüzlük sebebi kabul edilmiştir. Bu kapsamda kötü niyetli bir şekilde tescil edilen markalara ilişkin hükümsüzlük ve dolayısıyla terkini istenebilmektedir.
Açıklanan bu ifadeler kapsamında tescilsiz bir markanın gerçek hak sahipliği ve önceye dayalı kullanım kapsamında korunması mümkündür. Keza bu hususta önceye dayalı kullanımın ispatı önem arz etmektedir.
Önceye dayalı kullanım ve gerçek hak sahipliği marka tescil edilmese dahi korunması gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Bu hususta kötü niyetli tescilin varlığı halinde de söz konusu olacak markanın korunması gerekecektir.
Netice itibarıyla markaların tescil edilmiş veyahut tescil edilmemiş olsa bile koruma altına alınması ticari hayatın prensipleri gereği zaruri olmakla birlikte koruma altında olması gerekmektedir. Bu hususta önceye dayalı kullanım ve gerçek hak sahipliği kavramlarının ispat edilmesi durumu karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun varlığı ile süresine bağlı olarak markanın başvurusuna itiraz edilecek veyahut markanın hükümsüzlüğü talep edilebilecektir.
Konu ile ilgili sorularınızı uzman avukatımız ile online görüşmede sormak için aşağıdaki bölümden randevu oluşturabilirsiniz.